Court of Chancery of the State of Delaware, In Re Côte d’Azur Estate Corp., Docket C.A. No. 2017-0290-JTL

Discovery

 

Letter of Request

 

Evidence

 

Attorney: Privilege

 

Crime/Fraud Exception

 

Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

 

Comity

 

 

 

Plaintiff Lilly Lea Perry has moved for the issuance of a letter of request to obtain the assistance of the central authority in Switzerland to facilitate discovery. Lilly seeks international assistance to obtain electronic data that Swiss investigators seized from the law office of X., a defendant in this case, while investigating whether X. falsified evidence in a civil proceeding in Switzerland. A Swiss court determined that the investigators had reasonable cause to obtain the materials and that the investigators acted properly by only seizing evidence that was directly relevant to their investigation. The resulting evidence consists primarily of emails sent or received by X. and one of his assistants covering the period from May 1, 2015, through March 1, 2017 (the “Discovery Materials”). To obtain a letter of request, the movant must show initially that production would be ordered if the materials sought were subject to the court’s jurisdiction. In one of her proposals, Lilly seeks all of the Discovery Materials. In an alternative proposal, Lilly only seeks the Discovery Materials to the extent that they touch on particular issues relevant to this proceeding. The court adopts the latter proposal which makes the materials sought plainly relevant. If the Discovery Materials were subject to this court’s jurisdiction, the court would order them produced.

 

 

Whenever discovery involves a lawyer, there will be concerns about privilege. Here, those concerns are likely to be limited, because the investigators conducted a focused investigation and have stated that the Discovery Materials primarily implicate X. and his assistant, rather than clients. Additionally, privilege issues are unlikely to be of concern because of the crime/fraud exception. This court has previously ruled that the actions X. took that form the basis for this case bear sufficient hallmarks of fraud to invoke the crime/fraud exception. The Discovery Materials were also seized as part of an investigation into a crime.

 

 

A party seeking a letter of request also must convince the issuing court to ask a foreign court for assistance, taking into account the burden that such a request necessarily imposes on the judicial system of another nation. Lilly has met her burden on that issue by showing that the letter of request is targeted and appropriate. The Discovery Materials have already been collected and are easily identifiable. Under Swiss law, a private plaintiff can obtain the Discovery Materials, and Lilly has shown that investigators have provided similar information to a private plaintiff in the past.

 

 

Although not required to secure the issuance of a letter of request, Lilly has shown that it will be difficult, if not impossible, to obtain the information through other means. To be sure, X. is a party to this case and ostensibly subject to compulsory process. But since April 2017, X. has failed to participate meaningfully in this proceeding. He is a foreign national who previously refused to be deposed, despite his status as a defendant. Because of his non-participation in an earlier phase of this case, the court drew an inference that any evidence that X. could have provided would be favorable to Lilly. Another powerful indicator of X.’s non-participation is his failure to respond to Lilly’s motion. Only the BGO Foundation has raised objections to the letter of request. Lilly has made a convincing showing that X. would not produce the Discovery Materials if he had them, and the record suggests that he may no longer have them. The investigators reported that they seized the Discovery Materials, not that they made copies of them. It is reasonable to infer that the only source is the investigators’ files. Lilly’s motion is granted. The letter of request will issue.

 

(…) 

 

The court held a two-day evidentiary hearing to determine whether personal jurisdiction existed over the Foundation. The court then issued an opinion which concluded that the court could exercise personal jurisdiction over the Foundation because the Foundation had conspired with X. to commit torts that had a sufficient nexus to Delaware. Perry v. Neupert (Jurisdictional Decision), 2019 WL 719000, at *37 (Del. Ch. Feb. 15, 2019).

 

(…) 

 

Based on these and other events, Lilly is pursuing claims for fraud, conversion, and tortious interference with contract against X. and the Foundation. She seeks a decree invalidating (i) the issuance of shares to the Foundation and (ii) the conversion of the LLC into the Corporation.

 

 

The court’s factual findings only addressed the issue of personal jurisdiction, not the merits. After still more motion practice, the parties began merits discovery. As part of that process, both sides have asked the court to issue letters of request to obtain discovery from various foreign jurisdictions. In total, the parties have sought twenty-one letters of request. Lilly has sought three. The Foundation has sought eighteen.

 

 

On August 1, 2022, Lilly moved for a letter of request to the central authority of Switzerland to obtain the Discovery Materials, which are in the possession of the Prosecutor’s Office of the Canton of Zurich (the “Zurich Prosecutor’s Office”). Dkt. 375.

 

 

Lilly seeks to obtain the Discovery Materials using the procedures authorized under the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, which opened for signature on March 18, 1970. 23 U.S.T. 2555, T.I.A.S. No. 7444 (Codified as 28 U.S.C. § 1781. “This Convention—sometimes referred to as the ‘Hague Convention’ or the ‘Evidence Convention’—prescribes certain procedures by which a judicial authority in one contracting state may request evidence located in another contracting state.” Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. U.S. Dist. Ct. for the S. Dist. of Iowa, 482 U.S. 522, 524 (1987).

 

 

See, e.g., Cosmo Techs. Ltd. v. Actavis Lab’ys FL, Inc., 2016 WL 4582498, at *2 (D. Del. Aug. 31, 2016) (issuing letter of request where witness was located in Italy and possessed evidence that was relevant and unlikely to be duplicative); Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 2013 WL 12291616, at *3 (S.D. Ind. Apr. 26, 2013) (“It is undisputed that Dr. Calvert is a citizen of the United Kingdom. Defendants represent that Dr. Calvert refused to make himself available for deposition or to produce any documents. In these circumstances, Defendants’ resort to the Hague Convention appears entirely appropriate.”); Metso Mins. Inc. v. Powerscreen Int'l Distrib. Ltd., 2007 WL 1875560, at *3 (E.D.N.Y. June 25, 2007) (finding that use of Hague Convention procedures was warranted where witness had relevant evidence and “the procedures of the Hague Evidence Convention may be the only means by which the requested discovery may be obtained given the fact that Mr. Rafferty is a citizen of Northern Ireland, who is not a party to this action and is similarly not subject to the jurisdiction of this court”); Tulip Computers, 254 F.Supp.2d at 474 (“Resort to the Hague Evidence Convention in this instance is appropriate since both Mr. Duynisveld and Mr. Dietz are not parties to the lawsuit, have not voluntarily subjected themselves to discovery, are citizens of the Netherlands, and are not otherwise subject to the jurisdiction of the Court.”); Orlich v. Helm Bros., Inc., 160 A.D.2d 135, 143 (N.Y.A.D.1990) (“When discovery is sought from a non-party in a foreign jurisdiction, application of the Hague Convention, which encompasses principles of international comity, is virtually compulsory.”). (Fn. 5).

 

 

(…) As an alternative, Lilly asks for production of electronic records on all computers and other electronic devices belonging to X. or Y., which are currently in the possession of the Zurich Prosecutor’s Office, and which pertain to: a. Côte D’Azur; b. Filings with the Delaware Secretary of State; c. The Deed of Assignment . . .; d. Proceedings before the English Serious Organized Crime Agency (“SOCA”) involving the Deed of Assignment. Id. at 17 (the “Narrow Proposal”).

 

 

(…) The Narrow Proposal ties the production to the topics at issue in this proceeding. It identifies four categories of information that relate to materials at the heart of this case. Under the Narrow Proposal, the production is limited to relevant material.

 

 

 

(…) Discovery also must be “proportional to the needs of the case.” Ct. Ch. R. 26(b)(1). Neither of Lilly’s proposals raise any issues involving proportionality. The Discovery Materials already present a finite and easily accessible scope of production.

 

 

(…) Discovery extends to “any non-privileged matter.” Ct. Ch. R. 26(b)(1). X. has not responded to Lilly’s motion and has not taken any position on privilege. The Foundation objects that the letter of request will result in the production of privileged material simply because X. is a lawyer. Dkt. 393 ¶ 20. As a threshold matter, privileged communications involving X.’s clients are not likely to be a problem because of the focused nature of the investigation. As a Swiss court has found, the Zurich Prosecutor’s Office tailored its seizure to narrowly focus on its forgery investigation. Dkt. 375, Ex. 4 ¶ 2. The seizure involved only documents that were directly relevant to its investigation and from the narrow timeframe regarding the tortious act. Id. Privilege also is not likely to be at issue because of the crime/fraud exception. Delaware Rule of Evidence 502 shields from discovery any “confidential communications made for the purpose of facilitating the rendition of professional legal services to the client.” D.R.E. 502. But the rule establishes an exception when “the services of the lawyer were sought or obtained to enable or aid anyone to commit or plan to commit what the client knew or reasonably should have known to be a crime or fraud.” Id. 502(d)(1).

 

 

The premise behind the crime-fraud exception is “that when a client seeks out an attorney for the purpose of obtaining advice that will aid the client in carrying out a crime or a fraudulent scheme, the client has abused the attorney-client relationship and stripped that relationship of its confidential status.” Princeton Ins. Co. v. Vergano, 883 A.2d 44, 55 (Del. Ch. 2005) (Strine, V.C.). For the crime-fraud exception to apply, the client must intend to use the communications “as a basis for criminal or fraudulent activity, whether or not that criminal or fraudulent intent ever comes to fruition.” In re Sutton, 1996 WL 659002, at *11 (Del. Super. Aug. 30, 1996). “To invoke the crime-fraud exception, . . . the proponent of the exception must make a prima facie showing that the confidential communications were made in furtherance of a crime or fraud.”. Buttonwood Tree Value P’rs, L.P. v. R.L. Polk & Co., Inc., 2018 WL 346036, at *6, *8 (Del. Ch. Jan. 10, 2018) (cleaned up)).

 

 

(…) Consequently, if the Discovery Materials were subject to this court’s jurisdiction, then the court would order production in conformity with the Narrow Proposal.

 

 

(…) Because Lilly seeks the issuance of a letter of request to the central authority of a foreign jurisdiction, it is not enough for the court to find that it would order production of the Discovery Materials that fall within the Narrow Proposal. The court must engage in additional analysis to determine whether to impose a burden on the courts in a foreign jurisdiction. In this case, Lilly has made the necessary showing. In Societe Nationale, the Supreme Court of the United States identified five factors to consider when determining whether to issue a letter of request. To reiterate, the five factors are: •the importance to the litigation of the documents or other information requested; •the degree of specificity of the request; •whether the information originated in the United States; •the availability of alternative means of securing the information; and •the extent to which noncompliance with the request would undermine important interests of the United States, or compliance with the request would undermine important interests of the state where the information is located. Societe Nationale, 482 U.S. at 544 n.28; see Restatement (Third) of Foreign Relations Law §§ 441–442 (Am. L. Inst. 1987), Westlaw (database updated Oct. 2022). Evaluating these factors “requires a particularized analysis of the facts of a case, the sovereign interests involved, and the likelihood that resorting to the Hague Convention will prove effective.” Ingenico Inc. v. Ioengine, LLC, 2021 WL 765757, at *2 (D. Del. Feb. 26, 2021).

 

 

(…) No one has identified any Swiss legal requirements that would limit or prevent production. Instead, Lilly has shown that under Swiss law, civil litigants can obtain information like the Discovery Materials. The third factor supports the issuance of a letter of request.

 

 

(…) The final factor is a balancing of the competing interests of the sovereigns involved. Societe Nationale, 482 U.S. at 544 n.28. Under this factor, the court weighs any interest that the United States or the forum state has in obtaining production of the information against any interest that the foreign state has in not providing discovery. Activision, 86 A.3d at 547. When considering the interests of the United States, the court may take into account the requesting party’s “important interests in developing its claims and defenses. ”Ingenico, 2021 WL 765757, at *3. When considering the interests of a foreign state, the court should take into account any foreign law that limits production. See Activision, 86 A.3d at 547 (giving consideration to French laws regarding data privacy). This factor is most important where the litigation implicates national security concerns or national economic policies. No such concern is implicated here. This is a civil case involving private parties. Where the litigants are all private parties, this factor is of secondary importance. See Milliken, 758 F. Supp. 2d at 248 (“Here, the underlying interest—collection of a judgment by a private party—is not so dramatic.”)

 

 

 

 

Secondary Sources: Charles Alan Wright, Arthur R. Miller & Richard L. Marcus, Federal Practice and Procedure § 2005.1 at 70 (3d ed. 2010); Restatement (Third) of Foreign Relations Law §§ 441–442 (Am. L. Inst. 1987).

 

 

 

 

(Court of Chancery of the State of Delaware, Nov. 18, 2022, In Re Côte d’Azur Estate Corp., Docket C.A. No. 2017-0290-JTL)

Remedies & Statute of Limitations (Swiss Law)

Remedies & Statute of Limitations (Swiss Law)

 

Procédure civile et LP

 

Conclusions libellées en monnaie suisse ou en monnaie étrangère ?

 

Quid de la prescription en cas d’erreur dans ce libellé ?

 

Créance en euros; interruption de la prescription par une requête de conciliation dont les conclusions sont libellées en francs suisses

 

 

 

 

Tribunal fédéral suisse

 

4A_298/2021  

 

Arrêt du 8 novembre 2022  

 

Ire Cour de droit civil (décision à cinq juges)

 

Republication

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://08-11-2022-4A_298-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document

 

 

 

 

 

Considérant en droit :

 

1.  

L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale (art. 90 LTF), mais une décision partielle ayant statué sur trois objets (postes de préjudice) et partiellement sur un quatrième. Le sort des trois objets étant indépendant de celui qui reste (partiellement) en cause, le recours portant sur ceux-là est recevable au regard de l'art. 91 let. a LTF (ATF 146 III 254 consid. 2 et les arrêts cités). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

 

 

2.  

Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

 

 

3.  

La cause est de nature internationale, puisque la demanderesse est domiciliée en France (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]; ATF 141 III 294 consid. 4). Il n'est pas contesté que le droit suisse est applicable.

 

 

4.  

Est litigieuse la question de savoir si le délai de prescription de trois créances, à savoir de trois postes de préjudice, selon les conclusions prises en euros dans la seconde action du 28 mars 2018, objet de la présente procédure de recours, a été ou non interrompu par la première action, introduite le 30 juin 2015 et donc dans le délai de 10 ans à compter de l'opération du 3 mai 2006, mais dont les conclusions étaient libellées en francs suisses. La cour cantonale a considéré que le délai de prescription des créances en euros n'avait pas été interrompu par la requête de conciliation contenant des conclusions prises en francs suisses. La demanderesse recourante le conteste, reprochant à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 135 ch. 2 CO. Les défendeurs intimés partagent l'avis de la cour cantonale.

 

 

5.  

Avant d'examiner la question de l'interruption de la prescription, il s'impose de rappeler la jurisprudence relative à la monnaie dans laquelle le créancier doit formuler ses conclusions et la conséquence attachée à des conclusions prises dans une monnaie erronée.

 

 

5.1.

 

5.1.1. Dans l'ATF 134 III 151, s'écartant d'une jurisprudence ancienne plus souple, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur l'art. 84 al. 1 CO, que le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros, en l'occurrence une créance en remboursement d'un prêt libellé en euros, doit prendre des conclusions en euros (consid. 2). En effet, si l'art. 84 al. 2 CO donne au débiteur la faculté de s'acquitter de sa dette en francs suisses, le créancier ne dispose pas de ce choix (ATF 134 III 151 consid. 2.1 et 2.2). La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'à la réquisition de poursuite, autrement dit en matière d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.3). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros (ATF 134 III 151 consid. 2.4; cf. également arrêts 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2; 4A_303/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.3). Or, le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé (arrêts 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).

 

 

5.1.2. Dans l'ATF 137 III 158, le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence développée pour les créances fixées contractuellement en monnaie étrangère à toutes les prétentions en dommages-intérêts, qu'elles soient contractuelles ou extracontractuelles, considérant que l'art. 84 al. 1 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, indépendamment de leur cause (consid. 3.1). La créance en dommages-intérêts ayant pour but de compenser la perte réelle de valeur subie par le patrimoine du créancier, celui-ci doit formuler ses conclusions dans la monnaie de l'État dans lequel la diminution de patrimoine se produit, soit celle de son domicile ou de son siège (ATF 137 III 158 consid. 3.2.2). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (récemment encore dans l'arrêt 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1; cf. également arrêts 4A_251/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 4.1.2.1; 4A_200/2019 précité consid. 4 et les arrêts cités; 4A_39/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2; 4A_341/2016 et 4A_343/2016 du 10 février 2017 consid. 2).

 

 

5.2. Selon la jurisprudence, des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2; arrêt 4A_200/2019 précité consid. 5).

 

Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle action en monnaie étrangère. En effet, au regard de l'exception de l'autorité de la chose jugée (materielle Rechstkraft; art. 59 al. 2 let. e CPC), l'objet de la nouvelle action, libellée en monnaie étrangère, n'est pas identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, exprimé en francs suisses (cf. ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine et les arrêts cités).

 

En l'espèce, l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne faisait donc pas obstacle à la recevabilité de la seconde action libellée en euros.

 

 

6.  

Il y a lieu de passer maintenant à l'examen de la question de l'interruption de la prescription. En d'autres termes, il faut examiner si la première action, dont les conclusions étaient libellées en francs suisses et qui a été intentée le 30 juin 2015, dans le délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO), a interrompu le délai de prescription de la créance en dommages-intérêts de la demanderesse, de sorte que sa seconde action, libellée en euros comme l'exige l'ATF 137 III 158 (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus) et introduite le 28 mars 2018, ne serait pas prescrite. La question relève de l'application de l'art. 135 ch. 2 CO.

 

 

6.1. Selon la jurisprudence, l'institution de la prescription poursuit des intérêts publics, à savoir la sécurité et la clarté du droit, ainsi que la paix juridique. Par ailleurs, elle protège le débiteur de l'incertitude que ferait naître la crainte de se voir réclamer des créances anciennes et lui évite de devoir conserver indéfiniment des preuves de paiement. Elle a en outre un effet secondaire positif, propre à assainir les relations juridiques: elle incite le créancier à faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et à ne pas faire traîner en longueur les litiges (ATF 137 III 16 consid. 2.1; Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 225 ch. 1.1.1, révision qui a essentiellement allongé la durée des délais de prescription et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020).

 

Les délais légaux de prescription fixent un terme aux actions, en mettant les défendeurs potentiels à l'abri des plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et tendent ainsi à empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé, à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse du 11 mars 2014, § 71-72).

 

 

6.2. Le créancier a toutefois la faculté d'interrompre la prescription.  

Aux termes de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

 

 

6.2.1. Pour interrompre valablement la prescription conformément à cette disposition, le créancier doit faire connaître son intention de faire valoir sa créance, autrement dit manifester qu'il ne s'en désintéresse pas, par un des actes formels interruptifs de prescription adressé à une autorité et cet acte doit permettre d'individualiser sa créance.

 

 

6.2.1.1. Ainsi, il est nécessaire que la réquisition de poursuite permette d'individualiser la créance réclamée: elle doit énoncer le montant de la créance (qui doit être convertie en valeur légale suisse) et la cause de l'obligation si le créancier ne dispose d'aucun titre qui la documente (art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP; ATF 121 III 18). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'Office des poursuites auquel la réquisition de poursuite est adressée devienne ensuite actif ou qu'il communique l'acte au débiteur (ATF 144 III 425 consid. 2.1).

 

De même, la requête de conciliation, respectivement la demande en justice lorsque l'action n'est pas soumise à conciliation selon les art. 198-199 CPC, doivent permettre d'individualiser la créance: elles doivent indiquer, dans leurs conclusions, le montant réclamé et, dans leurs allégués, le fondement de la créance. Si le créancier ne connaît pas encore le montant exact de sa créance, il doit réclamer le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, à moins qu'il ne soit admis que la demande ne soit pas chiffrée (art. 42 al. 2 CO; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 339 consid. 1c/aa). Le montant chiffré indiqué dans la requête de conciliation, respectivement la demande, n'est donc pas nécessairement le montant exact, mais le montant maximal pour lequel le débiteur est avisé qu'il est appelé à répondre. L'effet interruptif se produit sans égard à la suite donnée à la procédure (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 118 II 479 consid. 3; 114 II 261 consid. 2a).

 

 

6.2.1.2. Il est également nécessaire que l'acte interruptif émane du créancier et soit déposé contre le débiteur (pour la réquisition de poursuite, cf. art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP; pour la requête de conciliation et la demande, cf. art. 202 al. 2 et art. 221 al. 1 let. a CPC).

 

Lorsqu'une partie est inexactement désignée, ce défaut reste sans conséquence si son identité est clairement reconnaissable (en matière de poursuite, cf. ATF 102 III 63 consid. 2-3). Selon la jurisprudence rendue en matière d'interruption de la prescription par une requête de conciliation, la désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 114 II 335 consid. 3a et les arrêts cités). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes que celle-ci en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Il en va de même en cas d'inexactitude de la désignation d'une partie dans la demande.

 

 

6.2.2. Dans la droite ligne de la jurisprudence susmentionnée et du principe de la confiance sur lequel repose la validité de l'acte interruptif en dépit de la désignation inexacte d'une partie qui affecte celui-ci, il y a lieu d'admettre que le créancier qui a adressé, en temps utile, à une autorité de conciliation une première action, libellée en francs suisses, pour une créance qui était due en monnaie étrangère, a valablement interrompu le délai de prescription puisqu'il a ainsi bien fait connaître à une autorité officielle son intention d'obtenir le paiement de sa créance et que son débiteur a bien compris cette intention, ou aurait dû la comprendre selon le principe de la confiance. La créance est suffisamment individualisée par son fondement, et les montants en francs suisses et en euros ne sont que les deux faces d'une même pièce. Cette solution s'impose aussi pour deux autres motifs: premièrement, une réquisition de poursuite (obligatoirement) exprimée en francs suisses interrompt valablement la prescription de la créance due en monnaie étrangère; deuxièmement, lorsqu'il est saisi de conclusions en paiement et en mainlevée, le tribunal prononce simultanément, pour la seule et même créance, une condamnation en monnaie étrangère et la mainlevée en francs suisses de l'opposition formée au commandement de payer (arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). On ne verrait donc pas pourquoi la prescription d'une créance en monnaie étrangère pourrait être interrompue par une réquisition de poursuite en francs suisses et qu'elle ne pourrait pas l'être par une requête de conciliation en francs suisses.  

Certes, il faut distinguer entre l'effet interruptif de la prescription, qui se produit à un moment donné, sans égard à la suite de la procédure, et qui a pour but la sauvegarde du droit lui-même, laquelle relève du droit matériel (art. 135 ch. 2 CO), et la rectification d'une erreur dans la procédure en cours, qui relève du droit de procédure (art. 132 al. 1 CPC). À la différence de la désignation inexacte d'une partie, qui peut être corrigée dans la procédure introduite (cf. consid. 6.2.1.2 ci-dessus), l'erreur concernant la monnaie due ne pourra être corrigée que par l'introduction d'une nouvelle requête libellée dans la correcte monnaie. 

 

Holding Company - Data Protection Within the Group (Swiss Law)

Holding Company – Group of Entities - Parent Company – Subsidiary Company – Daughter Company (Swiss Law)

 

Is a Fact Known by One Entity Supposed to Be Known by All the Other Entities of the Group?

 

Data Protection Within the Group (Swiss Law)

 

 

 

 

Swiss Federal Court Decision

Republication

 

9C_650/2021  

 

Arrêt du 7 novembre 2022  

 

IIe Cour de droit social

 

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5.3.  

 

5.3.1. Cela étant, la question qui se pose au regard des considérations de la juridiction cantonale est de savoir si la recourante doit se voir imputer la connaissance qu'avait Mutuel Assurances des faits concernant l'intimée. A cet égard, la juridiction cantonale a fondé l'imputation de la connaissance sur le critère de l'accessibilité, selon lequel la personne morale est censée connaître des faits ou disposer de renseignements dès que l'information correspondante est accessible au sein de son organisation (cf. arrêt 4A_294/2014 cité consid. 4 et les arrêts cités).

 

 

Selon la jurisprudence en effet, une personne morale dispose de la connaissance, déterminante sous l'angle juridique, d'un état de fait lorsque l'information correspondante est objectivement accessible au sein de son organisation (ATF 109 II 338 consid. 2b; arrêts 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1 [SVR 2009 BVG n° 12 p. 37]; B 50/02 du 1er décembre 2003 consid. 3 [SVR 2004 BVG n° 15 p. 49]). A cet égard, ce sont les circonstances du cas concret qui permettent de décider si l'on peut imputer à l'ayant droit la connaissance de certains actes, dont certains de ses collaborateurs ont eu vent dans l'exercice de leurs fonctions (arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 7, avec la référence à l'ATF 109 II 338 consid. 2b-e). Ainsi, les faits dont la société mère a connaissance sont opposables à la société fille lorsque les deux entités juridiques disposent d'une banque de données électronique commune et emploient les mêmes collaborateurs (cf. arrêt 5C.104/2001 du 21 août 2001 consid. 4c/bb et les références).

 

 

5.3.2. En l'occurrence, le critère de l'accessibilité des données ne saurait être appliqué en faisant abstraction de la position particulière de la recourante en tant qu'assureur-maladie social. La caisse-maladie, en pratiquant l'assurance-maladie sociale (y compris l'assurance d'indemnités journalières au sens de l'art. 67 LAMal) remplit une tâche publique de la Confédération et est soumise à des règles plus strictes en matière de protection des données que les entreprises n'ayant pas une telle fonction (cf. Rapport du Conseil fédéral, du 18 décembre 2013, en réponse au postulat Heim [08.3493], Protection des données des patients et protection des assurés, p. 4; cf. aussi les critiques sur le critère de l'accessibilité en lien avec les obligations de secret de ANNICK FOURNIER, L'imputation de la connaissance, Genève/Zurich/Bâle 2021, n° 767 ss p. 250 ss et n° 800 p. 263). Nonobstant l'organisation commune de la recourante et de Mutuel Assurances, qui sont des personnes morales distinctes l'une de l'autre, la seconde est, à l'égard de la première, un tiers au sens de l'art. 84a al. 5 LAMal (arrêt A-3548/2018 du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2019 consid. 4.8.2; UELI KIESER, Kommentar ATSG, 4e éd. 2020, ad art. 33 n° 23 s.; ANNE-SYLVIE DUPONT, La protection des données confiées aux assureurs, in La protection des données dans les relations de travail, 2017, p. 212). Or dans les rapports avec des tiers, les aspects liés au transfert et au traitement des informations, voire d'éventuelles limites légales de la transmission des informations ont aussi leur importance (cf. arrêt 4C.44/1998 du 28 septembre 1999 consid. 2d/aa et les références, in sic! 5/2000 p. 407; cf. aussi arrêt 4C.335/1999 du 25 août 1999 consid. 5b, in SJ 2001 I p. 186). Lorsque, comme en l'espèce - et à la différence de la situation jugée par l'arrêt 4A_294/2014 cité, dans laquelle le Tribunal fédéral a retenu que l'assureur privé a concrètement eu connaissance des données en cause de l'assureur-maladie social (voir consid. 5.3.3 infra) -, est en cause le comportement d'un assureur-maladie social, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de l'organisation des caisses-maladie qui se doit d'être conciliable avec le régime légal de la protection des données, auxquelles celles-ci sont soumises en tant qu'organe fédéral au sens de l'art. 3 let. h LPD (sur ce dernier point ATF 133 V 359 consid. 6.4 et les références; arrêt A-3548/2018 cité consid. 4.5.5 et les références). Dans le cadre de son organisation, la caisse-maladie est tenue de respecter les règles légales et ne peut contraindre ses organes ou collaborateurs à violer la loi.

 

 

En matière de protection des données, l'assureur-maladie social n'est en droit de traiter de données sensibles - dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) - que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l'art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal; cf. aussi l'art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. Or, celle-ci interdit un échange d'informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs, que le transfert de données se fasse de l'assureur-maladie social à l'assureur privé ou dans l'autre sens (Message du Conseil fédéral, du 20 septembre 2013, concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires], FF 2013 7135 ss, ch. 2 p. 7148 ad art. 13 al. 2 let. g P-LAMal). Une communication de ces données personnelles ne peut être envisagée qu'avec le consentement de la personne concernée (cf. art. 13 al. 1 LPD sur le consentement de l'intéressé et art. 84a al. 5 LAMal sur le transfert des données par la caisse-maladie au tiers), qui n'a pas été donné en l'espèce (consid. 5.2 supra). La référence que fait la juridiction cantonale à l'art. 84a let. a et b LAMal (communication de données par l'assureur-maladie à d'autres organes d'application de la LAMal ou de la LSAMal [RS 832.12] et aux organes d'une autre assurance sociale) n'est pas pertinente, dès lors que le transfert de données ne concerne pas deux assureurs pratiquant tous deux l'assurance-maladie obligatoire (consid. 5.1 supra).

 

 

5.3.3. Par ailleurs, l'autorité de surveillance des assureurs-maladie sociaux exige de leur part de choisir et de mettre en place des voies de traitement des données séparées lorsque le recours aux mêmes flux de données personnelles pour l'assurance obligatoire des soins et pour les assurances régies par la LCA recèle un potentiel d'usage abusif (Circulaire n° 7.1 du 17 décembre 2015 de l'OFSP, Assureurs-maladie: organisation et processus conformes à la protection des données [aujourd'hui: Circulaire n° 7.1 du 20 décembre 2021, Surveillance par l'OFSP des domaines soumis aux dispositions de la LSAMal, de l'OSAMal, de la LAMal et de l'OAMal relatives à la protection des données], Annexe 2, p. 11 <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-aufsicht/rakv5/ks-7-1-datenschutz-org-prozesse.pdf.do wnload.pdf/ks-7-1-datenschutz-org-prozesse.pdf>, [consulté le 31 octobre 2022]; cf. aussi sur la nécessité d'un "mur de protection" des données à l'intérieur d'un groupe d'assureurs, GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung [E], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 871 n° 1551; YVONNE PRIEUR, Unzureichender Schutz der Gesundheitsdaten bei den Krankenversicherern, Jusletter du 18 février 2008, n° 4 ss).

 

 

A cet égard, la recourante fait valoir que les dossiers respectifs de l'intimée auprès d'elle et de Mutuel Assurances ont été enregistrés séparément sous des numéros différents et qu'ils sont traités par deux collaboratrices différentes qui n'ont pas un accès réciproque et systématique aux données de l'autre assureur, toute autre organisation violant les exigences de la LPD. Dans ces circonstances, rien n'indique que la collaboratrice chargée du traitement du dossier de l'intimée auprès de la recourante aurait, en violation des règles en la matière, accédé spontanément aux données recueillies par Mutuel Assurances pour en prendre connaissance ou que celle-ci les aurait transmises et rendues ainsi accessibles à la caisse-maladie. On ne saurait donc admettre que la recourante a eu accès à l'information déterminante faisant partie des données de l'assurance privée, malgré leur organisation commune (cf. aussi l'art. 9 al. 1 let. g [en relation avec l'art. 20 al. 1 OLPD; RS 235.11], selon lequel les personnes autorisées ont accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches). Il convient, en l'occurrence, de prendre en considération le fait que la collaboratrice de la recourante chargée de la gestion du dossier de l'intimée n'avait en tout état de cause pas le droit d'accéder spontanément aux données concernant celle-ci aux mains de Mutuel Assurances; une imputation de la connaissance de données en cas de transfert illégal de celles-ci dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire apparaît problématique sous l'angle des obligations en matière de protection des données incombant à l'assureur-maladie social (cf. dans ce sens, de manière générale, FOURNIER, op. cit., n° 768 p. 251 et n° 1283 p. 414; HANS CASPAR VON DER CRONE/PATRICIA REICHMUTH, Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht, RSDA 4/2018, p. 413). 

 

Trademark (Swiss Law) & Export

Trademark (Swiss Law) & Export

 

Droit des marques

 

Marques d’exportation

 

 

 

Tribunal fédéral suisse

 

Iè Cour de droit civil

 

Arrêt du 3 novembre 2022

 

4A_509/2021  

 

Republication

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://03-11-2022-4A_509-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document

 

 

 

Participants à la procédure 

A.________ SA, 

représentée par 

recourante, 

 

contre  

 

Z.________ SA, 

représentée par 

intimée, 

 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), division Marques & Designs, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, 

partie intéressée. 

 

Objet 

droit des marques; marque d'exportation, 

 

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la Cour II du Tribunal administratif fédéral (B-2597/2020). 

 

 

Faits :  

 

 

A.  

La société Z.________ SA, a successivement fait inscrire les deux marques suivantes au registre suisse des marques: 

 

- En 1984, 

[...], marque figurative se présentant ainsi: 

 

[...] 

 

revendiquée à l'époque pour les produits suivants: 

Classe 14: Montres en tous genres et leurs parties, bijouterie; 

- et en 1994, 

---..], marque verbale revendiquée à l'origine pour lesdits produits: 

Classes 9 et 14: Montres, parties de montres. 

 

 

B.  

 

B.a. Par requête du 9 juillet 2018, la société A.________ SA (ci-après la requérante), a demandé à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) de radier ces marques pour défaut d'usage, conformément à l'art. 35a al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11).  

Elle a produit deux enquêtes aboutissant à la conclusion que ces marques n'étaient pas utilisées en Suisse. 

L'IPI a jugé qu'il n'y avait pas matière à retenir un usage sérieux des marques, que ce fût en Suisse ou à l'exportation. Il a ordonné leur radiation. 

 

 

B.b. Statuant sur recours de la titulaire des marques, le Tribunal administratif fédéral a réformé cette décision, en ce sens qu'il a ordonné le maintien des deux marques tout en réduisant ainsi la liste des produits revendiqués:  

 

- pour la marque figurative [...]: 

 

"Montres en tous genres; et 

- pour la marque verbale [...]: 

 

"Montres. 

 

 

C.  

Par le biais d'un recours en matière civile, la requérante a invité le Tribunal fédéral à ordonner la radiation totale des marques précitées. 

La titulaire des marques a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ce faisant, elle a suscité une réplique de la recourante à laquelle elle a opposé une duplique.

 

L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.

 

Arguant de son droit de recours (art. 76 al. 2 LTF en lien avec l'art. 29 al. 3 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]; arrêts 4A_361/2020 du 8 mars 2021 consid. 1; 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 1.1), l'IPI a demandé à être informé des recours concernant des procédures en radiation de marque pour défaut d'usage, de façon à ce qu'il puisse déposer d'éventuelles observations.

 

Dans le délai qui lui a été subséquemment imparti, l'Institut a déposé une écriture préconisant le rejet du recours, qui n'a provoqué aucune réaction de la recourante ou de l'intimée. L'IPI s'est rallié à l'analyse du Tribunal administratif fédéral vu les pièces complémentaires produites devant cette autorité, notamment les "nombreux mémos de ventes". 

 

 

 

Considérant en droit :  

 

1.  

La LTF prescrit la voie du recours en matière civile pour contester les décisions sur la tenue du registre des marques (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). 

La décision entreprise est de nature finale (art. 90 LTF). Bien qu'elle ne renseigne pas sur la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF), on peut admettre sans autre que celle-ci excède le minimum de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 133 III 490 consid. 3.2 et 3.3; 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 2; DAVID ET ALII, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in SIWR I/2, 3e éd. 2011, p. 46-48 n. 108 et 112). Ce point ne prête d'ailleurs pas à discussion.

 

 

2.  

Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut demander la radiation de la marque pour défaut d'usage (art. 35a al. 1 LPM).  

Les parties se disputent sur le point de savoir si la titulaire des marques a ou non utilisé celles-ci durant la période pertinente. 

- Dite période, selon l'autorité précédente, s'étendait sur les cinq années précédant l'invocation du défaut d'usage (cf. à ce sujet MARKUS WANG, in Markenschutzgesetz [MSchG], [Noth et alii éd.] 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 12 LPM; BERNARD VOLKEN, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 12 LPM; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 116). Deux dates entraient en considération: le 24 mai 2018 (invocation du non-usage inter partes) ou le 9 juillet 2018 (dépôt de la demande de radiation). L'autorité précédente a renoncé à trancher cette question sans enjeu pour l'issue du litige.  

- L'arrêt attaqué retient les faits suivants:  

Avant cette période de référence, la titulaire a commercialisé des montres en Suisse.  

Puis, pendant cette période, elle a exporté et vendu en Asie des montres qui avaient été fabriquées en Suisse.  

Ces produits étaient revêtus des mots "[...]" et du logo enregistré (let. A supra).  

Une soixantaine de montres ont été vendues sur le marché asiatique. Les ventes se sont échelonnées de façon régulière entre 2013 et 2018. Les prix, relativement élevés, pouvaient atteindre plusieurs milliers de francs. 

- En droit, l'autorité précédente a considéré que pendant la période quinquennale, la titulaire avait utilisé les marques sur des montres à des fins d'exportation exclusivement (art. 11 al. 2 i.f. LPM). Cet usage pouvait être considéré comme sérieux, vu le nombre de ventes accomplies et les prix pratiqués. Dans cette mesure, il n'y avait pas matière à radier les marques.

 

 

3.  

 

3.1. La recourante conteste que l'on puisse retenir un "usage pour l'exportation" au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. De son point de vue, le législateur viserait ici "une mise dans le commerce exclusivement à l'étranger" et ce, "depuis le dépôt de la marque jusqu'à sa radiation". En d'autres termes, durant toute son existence, la marque devrait être utilisée exclusivement sur des produits destinés à l'exportation.

 

 

3.2. L'intimée et l'IPI réfutent ce raisonnement. L'art. 11 al. 2 LPM accorderait une facilité aux titulaires de marques actifs uniquement sur le marché de l'exportation, en renonçant à exiger qu'ils commercialisent en Suisse le produit revêtu de la marque. Il ne proscrirait pas pour autant un usage simultané de la marque en Suisse et à l'exportation. Rien de tel ne découlerait non plus du Règlement européen ou du droit allemand. A tout le moins, l'art. 11 al. 2 LPM n'exigerait pas que l'usage se limite à l'exportation durant toute l'existence de la marque.

 

 

3.3. La marque sert principalement à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux proposés par d'autres entreprises, de façon à ce que le consommateur retrouve plus facilement un produit qui lui a plu dans la quantité d'offres similaires que propose le marché (cf. art. 1 al. 1 LPM; ATF 122 III 382 consid. 1 p. 383 i.f. et s.). La protection vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (cf. art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; THOUVENIN/DORIGO, in Markenschutzgesetz, op. cit., nos 4, 5 et 7 ad art. 13 LPM; MICHAEL ISLER, in Basler Kommentar, op. cit., nos 7 et 11 ad art. 13 LPM, qui parle de jus excludendi).

 

Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (cf. art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009 [ci-après MARBACH, Markenrecht], p. 382; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après MEIER, thèse], p. 7-11; CHRISTOPH WILLI, MSchG Kommentar, 2002, n° 1 ad art. 11 et n° 9 ad art. 13 LPM). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM, supra consid. 2 ab initio), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (WILLI, op. cit., nos 4 ss ad art. 12 LPM). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (changement de stratégie commerciale, etc.; WANG, op. cit., n° 4 ad art. 12 LPM; MEIER, thèse, p. 13 s.).

 

Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque", pour reprendre l'intitulé de l'art. 11 LPM. Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c ab initio; arrêt 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1; Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques [...], FF 1991 I 24 ad art. 11; VOLKEN, op. cit., no 65 ad art. 11 LPM; WANG, op. cit., n° 51 ad art. 11 LPM). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; 89 II 96 consid. 3); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (ERIC MEIER, in Commentaire romand, 2013, n° 54 ad art. 11 LPM).

 

Seul un usage public de la marque permet de maintenir le droit. Il ne suffit pas d'appliquer la marque sur le produit ou son emballage, il faut encore qu'elle apparaisse sur le marché suisse et permette de distinguer les produits ainsi estampillés de ceux de la concurrence (ATF 100 II 230 consid. 1b p. 233 i.f. et s.; 101 II 293 consid. 1 p. 296; 113 II 73 consid. 2a; arrêt 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1).

 

L'ancienne LPM ne contenait pas de régime spécial pour les marques d'exportation, et le Tribunal fédéral ne l'a pas introduit par voie prétorienne (cf. ATF précités 113 II 73, 101 II 293 et 100 II 230, ibidem; WANG, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; MEIER, thèse, p. 113). Finalement, le législateur a répondu à la demande des milieux industriels (FF 1991 I 24) en insérant l'art. 11 al. 2 in fine LPM, lequel assimile "l'usage pour l'exportation" (...) à l'usage de la marque" en Suisse. Cette règle tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l'exportation ne peuvent pas satisfaire à l'exigence d'une commercialisation en Suisse. Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il faut, mais il suffit d'apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l'exportation. Le principe est le même qu'en droit européen (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.1 et 2.2.1; FF 1991 I 24 ad art. 11; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, in sic! 1997 p. 379 et, du même auteur, Markenrecht, p. 398 n. 1349; MEIER, thèse, p. 113 s.). En bref, l'art. 11 al. 2 LPM allège l'exigence de l'usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.2.1).

 

Pour bénéficier de la protection, la marque d'exportation doit aussi être utilisée dans le commerce, mais à l'étranger (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3). Comme pour toute marque (arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4), l'usage doit être sérieux (MEIER, thèse, p. 115; cf. arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3 i.f.). L'on peut se fonder notamment sur l'offre, le nombre de ventes réalisées à l'étranger, la durée de l'usage et son étendue géographique (MEIER, thèse, p. 115 sous-note 496).

 

 

3.4. En l'occurrence, il est constant que pendant la période de référence (2013-2018), la titulaire des marques a commercialisé des montres en Asie après y avoir apposé en Suisse les marques protégées. Les ventes portaient sur une soixantaine d'articles et se sont étendues de façon régulière sur la période considérée. Auparavant, la titulaire avait commercialisé des montres en Suisse (consid. 2 supra).

 

 

3.5. Le Tribunal administratif fédéral a observé que pour la doctrine et la jurisprudence, la marque d'exportation concernait des biens et services "exclusivement" destinés à l'exportation. Il a souligné l'importance de respecter cette "exclusivité (...) pour ne pas relativiser le principe de la territorialité".  

Des faits concrets (consid. 2 et 3.4 supra), il a inféré que pendant la période de référence, la titulaire avait utilisé les marques uniquement à l'exportation sans les vendre en Suisse, si bien que l'exigence d'exclusivité était respectée. Pour le surplus, elle avait fait un usage conforme à l'inscription, public et sérieux.  

La recourante objecte que l'utilisation des marques en Suisse "pendant de nombreuses années" précédant la période de référence empêcherait de retenir une marque à l'exportation au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM. D'après sa compréhension de la loi, il faudrait respecter l'exigence d'exclusivité dès le début de la protection: toute montre revêtue des marques litigieuses aurait dû être exclusivement destinée à l'exportation. A défaut, il eût fallu établir un usage en Suisse, pour lequel les preuves manqueraient.

 

3.6. L'art. 11 al. 2 in fine LPM évoque un "usage pour l'exportation" sans faire état d'une quelconque exclusivité. Ceci dit, tant le Message du Conseil fédéral que la doctrine et la jurisprudence parlent de produits destinés exclusivement à l'exportation, de pure marque d'exportation (reine Exportmarke), ou précisent que le titulaire d'une telle marque n'est par définition actif qu'à l'étranger (cf. Message précité, FF 1991 I 2 et 24; arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2 ab initio; ATF 147 III 98 consid. 4.3.3 p. 105; MARBACH, op. cit., in sic! 1997 p. 372 et 379, cité par WANG, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; VOLKEN, op. cit., n° 71 ad art. 11 LPM; MEIER, in Commentaire romand, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; BÜRGI LOCATELLI, op. cit., p. 49).

 

Le droit européen, dont le législateur suisse a voulu s'inspirer "dans toute la mesure du possible" (Message précité, FF 1991 I 10), contient une précision en ce sens. Ainsi, l'art. 18 ch. 1 du Règlement sur la marque de l'Union européenne exige "l'apposition de la marque (...) sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation" (ch. 1 let. b) soit, selon la version allemande, "das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in der Union ausschließlich für den Export" (Règlement [UE] 2017/1001 du 14 juin 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 16 juin 2017, L 154/1).

 

 

3.7. Il appert ainsi que pendant la période considérée, les deux marques ont bel et bien été utilisées pour l'exportation uniquement.  

La recourante insinue qu'en commercialisant ses biens d'abord sur le marché suisse puis sur le marché étranger, la titulaire aurait utilisé ses marques d'une façon non conforme à l'enregistrement; aussi cette forme d'usage divergent serait-elle inapte à sauvegarder le droit. Ce raisonnement n'est pas sans rappeler celui sous-tendant l'art. 11 al. 2 ab principio LPM: le législateur permet jusqu'à un certain point d'utiliser la marque sous une forme modifiée; si toutefois les divergences sont essentielles, un tel usage ne suffit plus à sauvegarder le droit.

 

La recourante présuppose qu'une marque devrait être inscrite soit pour une utilisation sur le marché suisse, soit pour une commercialisation à l'étranger. Or, la LPM ne prévoit rien de tel. Elle ne mentionne pas, parmi les variétés de marques reconnues (verbale, figurative, combinée, etc., cf. art. 1 al. 2 LPM), la marque à l'exportation; elle ne subordonne pas non plus l'application de l'art. 11 al. 2 in fine LPM à une telle mention dans le registre (dans le même ordre d'idées pour le droit allemand, cf. KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4e éd. 2009, n° 152 ad § 26 MarkenG et n° 49 ad § 32 MarkenG, résumant un arrêt Mon Chéri rendu par le Bundesgerichtshof le 17 novembre 1960, in GRUR 1961 p. 181 consid. II/4, spéc. p. 183). Avec l'intimée, il faut admettre que la thèse de la recourante conduirait à des résultats incongrus: le titulaire serait contraint de choisir un modèle commercial (marché suisse ou exportation) au moment de l'inscription et devrait soit s'y tenir, soit modifier l'inscription. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur qui, comme le rappelle l'IPI, laisse au titulaire une certaine souplesse dans l'utilisation de la marque en lui accordant un délai de grâce de cinq ans pour définir ou réajuster son modèle commercial sans préjudice pour son droit à la marque. Il faut, mais il suffit que le titulaire fasse un usage de la marque reconnu par l'art. 11 al. 1 ou al. 2 LPM.

 

Ainsi, n'en déplaise à la recourante, il importe peu que les deux marques aient jadis été commercialisées en Suisse puis qu'elles soient apparues sur le marché étranger uniquement. L'utilisation préalable en Suisse n'empêche pas de retenir, pendant la période considérée (2013-2018), un "usage à l'exportation" qui a été fait de façon à sauvegarder la protection des marques. 

 

3.8. Dans la foulée, la recourante voudrait aussi déduire de l'art. 11 al. 2 in fine LPM l'impossibilité de faire un usage simultané de la marque en Suisse et à l'étranger.  

La cour de céans se gardera de trancher une question juridique qui ne se pose pas, dans un domaine où les circonstances d'espèce revêtent une importance certaine.

 

 

4.  

La recourante critique encore l'arrêt attaqué en tant qu'il admet une utilisation publique des marques litigieuses.

 

 

4.1. La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif; elle doit sortir de la sphère interne de l'entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3.1; cf. consid. 3.3 supra).

 

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les montres de provenance suisse avaient été exportées à Hong Kong pour y être vendues dans différents pays d'Asie et qu'elles avaient été confrontées à la concurrence, respectivement que le produit, durant la période de référence, était sorti du groupe de sociétés auquel appartenait la titulaire des marques pour être proposé à la vente par une filiale étrangère faisant office de distributeur. Il en a déduit que les marques litigieuses avaient été utilisées publiquement.

 

 

4.2. Dans les nombreuses pages consacrées à un grief de prime abord peu clair, la recourante glisse la critique d'un établissement des faits manifestement inexact. L'on cherche cependant en vain des éléments expliquant quelle sorte de vice entacherait les constatations qui viennent d'être rappelées.

 

En réalité, c'est encore et toujours la même "erreur" juridique qu'elle reproche au Tribunal administratif, à savoir qu'il aurait dû exiger un usage en Suisse pour conserver la protection de la marque (art. 11 al. 1 LPM) plutôt que de reconnaître "à tort" un usage à l'exportation (art. 11 al. 2 in fine LPM). Il est évident que dans la première hypothèse, des ventes à l'étranger uniquement ne seraient pas pertinentes. Mais le Tribunal a retenu à juste titre un usage suffisant des marques d'exportation (consid. 3 supra), ce qui coupe court à ce second grief.

 

 

5.  

La recourante succombe en tous points. Partant, elle supportera l'émolument judiciaire et versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). 

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

1.  

Le recours est rejeté. 

 

2.  

Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 

 

3.  

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 

 

4.  

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et au Tribunal administratif fédéral. 

 

 

Lausanne, le 3 novembre 2022